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“대기업과 특허 라이선스 계약할 때 참고하세요”

‘사례중심으로 쉽게’특허 라이선스계약 가이드라인…중소기업 피해예방 기대

□ 공정거래위원회(위원장 김동수)는 특허 라이선스 계약 과정의 불공정행위 예방을 위해 법 위반 사례, 권장 계약 방안 등을 알기 쉽게 해설한 「특허 라이선스계약 공정화를 위한 가이드라인」을 제정

【 추진 배경 및 경위 】

□ 대·중소기업간 특허 라이선스 계약 관련 법적 역량이 부족한 중소기업의 피해* 우려 증대

* (예) 대기업이 납품업체인 중소기업에게 특허기술을 라이선스 하면서 특허 무효화 이후에도 기술료를 지급하도록 한 불공정 계약 사례

ㅇ 특허권 남용행위에 대한 적발·시정과 함께 권장 계약 사례 보급을 통한 피해 예방 활동을 병행할 필요

□ 특허 및 공정거래법 전문가 등에 대한 광범위한 의견수렴을 토대로 2011. 12. 가이드라인 제정

ㅇ 정책연구용역을 통해 마련된 초안을 바탕으로 특허청 등 관계부처 및 학계·업계·법조계 등 의견수렴 진행

【 주요 내용 】

□ (기본특성) 공정거래법 위반 우려를 최소화할 수 있는 권장계약 사례를 계약 조항별로 설명한 권고적 성격의 가이드라인

ㅇ 사례를 통한 알기 쉬운 설명으로 중소기업 특허실무자가 실제 계약 체결 시 도움을 받을 수 있는 해설서 역할

□ (적용대상) 특허라이선스 계약 관련 특허권자의 권리 남용행위, 경쟁사업자 간 부당공동행위에 주로 적용

* 상표권, 저작권 등 특허권 이외의 지식재산권 라이선스 계약 등에도 준용가능

□ (세부내용) 특허라이선스 계약과 관련된 5가지 유형*의 공정거래법 위반 우려 및 10개 조항별** 공정화 가이드라인 제시

* ①사업자 공동행위와 경쟁제한 ②사업자 단독행위와 경쟁제한 ③우월적 지위를 남용한 불공정계약 ④불공정한 경쟁 수단의 이용 ⑤계열사 지원을 통한 경제력 집중

** ①기술료 ②증빙자료제출 ③원재료구매 ④실시지역 제한 ⑤판매가격 등 제한 ⑥경쟁기술 거래제한 ⑦다른 상품 거래강제 ⑧개량기술 ⑨특허 효력 상실 시 처리 ⑩ 부쟁의무

ㅇ 계약 조항별 사례제시 - 관련 조항의 취지 설명 - 법 위반 우려 - 공정화 가이드라인 - 권장 계약 사례 ⇨ 5단계 해설

< 계약조항별 세부 내용 (예시) >

① 특허 효력 상실 시 처리 조항

(사례1) 특허권자인 대기업 갑이 중소납품업체인 을에게 자사 납품제품에 적용할 특허기술을 라이선스 해주면서 관련 특허가 무효, 취소, 미등록 되는 경우에도 지정된 로열티를 계속 지급하도록 한 사안

(법 위반 우려) 우월적 지위에 있는 특허권자가 특허권 효력 상실 이후에도 기술료를 지급할 것을 요구하는 행위는 특허 무효화에 따른 위험을 거래상대방에게 전가하고 공지된 기술의 이용을 부당하게 제한할 수 있다는 점에서 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

(권장 사례) 특허권자는 계약 체결 이후 관련 특허가 무효, 취소, 미등록 되는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 거래상대방에 통지한다. 특허권이 효력을 상실한 이후에는 관련 기술료를 지급하지 않는다. 복수의 특허권을 일괄적으로 라이선스한 경우 일부 특허 효력 상실에 따른 기술료 변경 사항 등은 별도로 협의한다.

② 개량 기술 조항

(사례2) 필수특허를 바탕으로 장기간 관련 기술시장을 독점하고 있는 특허권자 갑이 을에게 특허를 라이선스 하면서, 거래상대방이 해당 기술을 독자적으로 개량한 경우에도 개량기술의 특허권을 갑의 단독소유로 규정한 사안

(법 위반 우려) 관련 기술시장의 독점력을 유지하기 위해 거래상대방이 독자적으로 개량한 기술의 특허권을 원 특허권자의 단독소유로 하여 라이선스 계약을 체결하는 것은 거래상대방의 기술혁신 유인을 감소시키고, 개량기술 특허권 축적을 통해 관련 시장의 독점력을 유지·강화할 수 있다는 점에서 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

(권장 사례) 거래상대방이 독자적으로 특허기술을 개량한 경우, 개량기술에 대한 특허권은 해당 개량기술을 발명한 거래상대방의 소유로 한다. 단, 원 특허권자의 요청이 있는 경우 거래상대방은 원천기술 기여분과 개량기술의 가치를 고려하여 합리적인 조건으로 원 특허권자에게 통상실시권을 허여한다.

③ 경쟁기술 거래 제한

(사례3) 관련 기술시장을 독점하고 있는 특허권자 갑이 을에게 자신의 특허권을 라이선스하면서 영업비밀 유출 우려를 이유로 다른 경쟁기술을 라이선스 받는 것을 일괄적으로 금지한 사안

(법 위반 우려) 다른 경쟁기술을 거래하지 않는 조건으로 특허를 라이선스 하는 것은 관련 기술시장의 경쟁을 제한할 우려가 크고, 다양한 기술 이용을 통한 혁신 가능성을 저해하여 공정거래법에 위반될 우려가 있다.

(권장 사례) 특허 라이선스 계약 체결 시 영업비밀 유출 우려를 명목으로 거래상대방이 경쟁사업자와 거래하는 것 자체를 일괄적으로 금지하는 조항을 규정하는 것은 재고되어야 한다. 단, 특허권자는 계약서 상 거래상대방의 엄격한 비밀 유지 의무를 규정하고 보안이 필요한 정보 및 해당 정보에의 접근권 제한 사항을 구체적으로 규정하여 거래상대방에게 필요한 조치를 취하도록 요구 할 수 있다.

【 향후 계획 및 기대 효과 】

□ 사례 중심의 알기 쉬운 가이드라인을 마련하여 보급함으로써 공정한 라이선스 계약 활성화에 기여

ㅇ 특허 라이선스 계약 시 대기업의 법 위반 위험을 완화하고 중소기업의 협상력을 제고

□ 향후에도 공정위는 예방 활동과 함께 특허권 남용행위를 집중 감시하고 엄정한 법집행으로 대응하여 공정한 지식재산거래 질서 확립에 주력할 것

* 첨부 「특허라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인」전문